商标法第五十条规定:

注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。

该规定有很多种理解,详见下文。

问题一:“一年内”限定的是什么

对于该条款的“一年内”限定的内容,法律界主要有两种理解:

  1. 某个注册商标撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,提交的商标注册申请
  2. 某个注册商标撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,被做出审查决定的标注册申请

第2种理解更接近法条的字面意思,且该种理解也比较符合立法本意,比较符合背后的法理基础:某个注册商标消失之后,如果短期内(1年内)又出现了同样的注册商标,会导致消费者混淆。

因此,商标法第五十条可以理解为“一年的禁止期”。

问题二:商标法第五十条会违反“先申请制”

中国的商标制度,属于“先申请制”。即:两个人提交了相同的商标,初步审定并公告申请在先的商标。该原则规定在商标法第三十一条

两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;

然而,商标法第五十条的规定,却会破坏了商标法的“先申请制”。我们把一些常见的案例简化:

  • 假设“麦当劳”商标,在2018年8月30日被宣告无效(或者被撤销/注销);
  • 张三在第二天,在相同的商品/服务项目上,提交了同名的“麦当劳”商标注册申请;
  • 李四在四个月后,在在相同的商品/服务项目上,提交了同名的“麦当劳”商标注册申请。

如果按照先申请制,应当是张三获得“麦当劳”商标;然而,因为商标法第五十条的存在,导致李四获得了“麦当劳”商标。

具体原因是:

  1. 现在,商标的审查周期是9个月左右。

  2. 审查到张三的商标时,时间点落入在“麦当劳”商标被宣告无效的一年内,张三的商标被驳回;

  3. 审查到李四的商标时,时间点落入在“麦当劳”商标被宣告无效的一年后,李四的商标被核准。

问题三:商标法第五十条会导致行政决定的混乱

继续上面的例子。

张三的商标被驳回了。有一个救济程序:申请复审。

复审程序中,审查到张三的商标时,时间点肯定落入在“麦当劳”商标被宣告无效的一年后了。也就是说,已经不存在商标法第五十条规定的情形了。这时候,怎么办呢?

复审机关(商标评审委员会)只有两种决定:

  1. 核准张三的商标

  2. 维持驳回张三的商标

但是,不管哪一种决定,都会导致很混乱的结果。

1. 如果核准张三的商标

因为复审程中,做决定的时间点已经在“麦当劳”商标被宣告无效的一年后,不应再适用商标法第五十条,所以应当核准张三的商标注册申请。

但是,这个决定会有两个问题:

  1. 与李四的商标发生了冲突,——别忘了,李四的商标已经被核准了。
  2. 商标局之前的驳回决定,在复审程序中被推翻了,商标局会很冤,商标局当时的决定是没有任何问题的。

2. 如果维持驳回张三的商标

如果维持驳回张三的商标,理由往往是:当时确实落在“麦当劳”商标被宣告无效的一年内的“一年禁止期”,所以当时驳回张三的商标是合法的。

但是,维持驳回张三的商标,依然存在问题:

  1. 违反了商标的先申请制;
  2. 民众对于能不能获得商标注册完全不可控,造成了很大的寻租空间

所谓的不可控,是指商标注册的申请人无法控制商标的审查日期是否刚刚落在商标被宣告无效的一年后。

所谓的寻租空间,就是商标局完全可以把某件商标安排在商标被宣告无效的一年后,从而使该商标得到核准。

问题四:法院目前对商标法第五十条的适用也摇摆不定

如果复审程序中,维持驳回张三的商标,那么,张三还有救济程序:向法院提起行政诉讼。

下面举几个真实案例。

1. 王惠兰案

该案件的基本情况如下:

  • 商标一:“骆驼”图形商标(商标注册号697731)于1994年07月14日被核准注册,于2007年11月13日被撤销;
  • 商标二:王惠兰于2003年1月13日提交一个“骆驼”图形商标,商标注册申请号3432984;
  • 商标二于2004年7月1日被商标局驳回,理由是与商标一近似;
  • 商标二被王惠兰提起复审,复审程序中,于2007年8月22日被维持驳回;
  • 商标二被王惠兰提起行政诉讼,北京市第一中级人民法院(以下简称北京一中院)是一审法院。

好了,北京一中院审理时,还处于商标一被撤销的一年之内。当时适用的商标法(2001年修正版)把“一年禁止期”规定在第四十六条。

北京一中院直接适用商标法第四十六条,维持驳回王惠兰的商标。

王惠兰提起上诉,北京市高级人民法院(以下简称北京高院)是终审法院。好了,北京高院审理时,已经是商标一被撤销的一年之后了。

哇塞,精彩吧?一方面,可以看看北京高院如何理解、适用商标法的“一年禁止期”;另一方面,根据北京中院的逻辑,王惠兰应该会赢了。

非常遗憾的是,北京高院不仅维持驳回了王惠兰的商标,并且,北京高院完全不提商标法第四十六条的“一年禁止期”

题外话,这两审法院的判决都有明显的不妥之处。

首先,商标局、商评委在驳回王惠兰的商标时,都没有适用商标法第四十六条,而一审法院却主动适用商标法第四十六条来维持商标的驳回决定。

其次,当王惠兰以商标法第四十六条提起上诉时,二审法院完全不理睬这个上诉理由就驳回上诉了。

有时候,法院不跟你讲道理

判决书见王惠兰与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷上诉案,案号是(2009)高行终字第480号,二审判决书的做出日期是二〇〇九年五月六日。

2. TLC 案

请注意,不是 TCL ,是 TLC ,哈默尔TLC有限公司的简称 。

本案的案情与上面的王惠兰案情类似:二审法院审理时,已经落在引证商标被撤销的一年之后了

社会是进步的。王惠兰案的7年之后,北京高院终于不再逃避,在判决书写出了自己的理解:

引证商标一、二因连续三年停止使用已被撤销,且撤销决定已经生效,引证商标一、二不再作为评判申请商标能否获准注册的依据。哈默尔公司的相关上诉主张成立,本院予以支持。

即,北京高院在本案中,认为:在法院审理时,时间点已经落在引证商标被撤销的一年之后了,应当核准了。

详见哈默尔TLC公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他二审行政判决书 ,案号(2016)京行终3006号,判决日期2016-10-26 。

说实话,本案的判决相对合理,但是,本案的判法依然会存在问题。

首先,会存在上面“问题三”中提到的“如果核准张三的商标”的问题:如果比张三晚一点申请商标的李四已经获得了商标注册,而二审法院又认为商标应当给张三,那李四的商标怎么办?李四这几年的商业推广支出、广告宣传、库存怎么办?

其次,商标局、商评委、北京一中院在做出决定的时候,都没有错啊,但是所作出的决定却被北京高院撤销了。

那么多的混乱,与《商标法》的立法水平低有很大的关联。